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浅谈商标国际注册的策略

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随着中国企业从“中国制造”向“中国创造”的不断转型,中国品牌越来越需要走出国门,成为世界性或跨地域性的国际品牌。因此,越来越多的中国企业需要提前做好商标国际注册工作,但由于商标国际注册涉及地域、制度、法律、宗教、文化、语言、费用等诸多因素影响,让中国企业常有犹豫甚至“畏惧”之心。如何提高商标国际注册的成功率及降低商标国际注册的费用,已成为一项非常专业化和策略化的工作。结合工作实践和实务,笔者总结如下商标国际注册策略并作简要说明:

一、起个好名字

这里讲的起个好名字,不仅仅限于文字性商标,包括文字、图形、颜色、数字、声音等要素及其组合所构成所商标。一个响当当的品牌,有一个容易让人记住的商标名字是关键,好的商标名字不但能给企业带来极大的经济效益,还能有效提高企业的市场信誉和产品竞争力。因此,构建国际性品牌首先应当是做好商标名称的起名工作,而国际性商标起名除应当遵守常规原则外,更还应当注意以下规则:

(1)显著性强:显著性强的商标,一般是经商标注册人独创的、与众不同的、能使人留下深刻印象的区别性标志。显著性强的商标,不仅更容易获得商标国际注册,在推广时也更易被市场所接受,如IBM、Sony、Haier、Lenovo、Panasonic、Gucci、OMEGA、TOYOTA等。

联想集团的“Legend”商标寓意深刻、易于识别和记忆,对联想电脑产品的市场宣传和推广起到了非常好的作用。但当时在启用该商标时,没有考虑到该商标的国际化需求和显著性因素。但随着联想的国际化进程,“Legend”早已在众多国家和地区被他人在计算机及周边外部设备上所注册,在欧洲所有国家更是被抢注,导致联想电脑产品无法在这些被注册国家销售或者存在巨大品牌与法律风险。最终,联想集团花费数千万元将其商标更换为“Lenovo”,使用18年的“Legend”商标最终退出历史舞台。

(2)符合目标国法律规定:商标国际注册应当符合目标国的法律规定,如不得选用目标国法律禁止使用和禁止注册的商标,不得包含内容不健康的商标构成要素,也不得侵犯他人的在先权利等。如多数国家商标法律规定地理名称不能作为商标注册,如中国有名的“中华”牌香烟、牙膏,“上海”牌电视机,“青岛”牌、“北京”牌啤酒等,虽然很早就在中国注册了,但在国外去不能注册,因为是地理名称,地理名称不能在多数国家获准注册。又如一些国家不准用数字作商标,如“555”、“777”等商标,在巴基斯坦、肯尼亚等国申请注册未被核准。

(3)利于传播:商标取名要简单易记、利于传播,否则即使具有较强的显著性或独创性,但依托于该商标识别的产品或服务,难以让消费者识别和传播,也是无法取得市场上的成功,从而失去了商标国际注册的意义。如字母组合过长又无特定含义的商标,注册成功容易,但市场推广和消费者记忆传播却难。

(4)适应目标市场环境:商标取名应当不得与目标国/地区的风俗人情、习惯禁忌、宗教文化和消费习惯等相冲突或抵触。否则,将会极大可能导致商标国际注册的“流产”,或者被批准后也使商品销售不出去,造成经济上的极大损失。

常见的禁用标识不能作为商标注册的包括:1)阿拉伯国家禁用黄色作商标;2)法国人认为黑桃是死人的象征,桃花是不祥之物,因此禁用这些作商标;3)意大利把菊花当成国花,所以忌用菊花作为商品的商标;4)日本忌用菊花作为商标图案,把菊花视为皇家的象征;5)拉丁美洲把菊花视为妖花,所以也不能在商标上画菊花;6)澳大利亚忌用兔作商标,因为该国盛产羊毛,重视牧草的繁殖,害怕兔子毁坏草地;中国“大白兔”奶糖商标难在该国获准注册;7)印度以及阿拉伯国家禁用猪的图形作商标。中国名牌“野猪”牌蚊香就不能在这些国家获准注册;8)英国人忌讳人像作为商品的装璜;9)北非一些国家忌讳用狗作为商标;10)国际上都把三角形作为警告性标记,不能作为商标;11)捷克人认为红三角是有毒的标记,上海名牌“三角”牌毛巾不能去注册;12)土耳其把绿三角表示为“免费样品”,不能作为商标使用;13)玫瑰花是保加利亚的国花,许多国家把这种花作为赠送亲友的礼物,但在印度和欧洲一些国家则把它作为悼念品,不能用作商标;14)熊猫在非洲一些国家是禁忌的,不能作商标,中国“熊猫”电子产品无法在非洲一些国家获准注册;15)在信奉伊斯兰教的国家不能使用六角形作为商标,他们禁止这种标志的商品进口;16)英国人把山羊喻为“不正经的男子”,中国出口的“山羊”牌闹钟在英国不受欢迎。17)“芳芳”的汉语拼音为“Fang”,而作为英文单词,则是“毒蛇牙、狼牙”,使人感到恐怖,用作商标,其商品难卖出去。

如果是基于中文商标的商标国际注册,国人翻译时过多采用纯粹意译法,只考虑文字对等忽略了文化内涵,从而导致英文商标具有不良的文化含义。如“蓝天牙膏”(Blue Sky)在美语中,Blue Sky是指企业收不回来的债券,这样的译名显然不利于产品推广;

除了考虑英文本身含义外,还需要考虑英文字母组合的拉丁语可能具有不良含义,如“FOODA”在葡萄牙语的含义就是辱骂他人,这样的商标不仅不能注册,还会严重破坏产品和企业形象。

二、确定好国家

选择商标国际注册的国家时应当着眼于企业经营战略的短期目标和中长期目标,并结合企业自身的资金实力与市场策略,以及目标国家的发展潜力和地理位置等;否则盲目选择注册国家一方面极易造成成本浪费,另一方面造成现在及未来真正需要保护的国家或地区丧失商标法律保护。

从企业经营战略上来说,商标国际注册应当首先考虑和选择现有企业产品的目标市场国家,同时兼顾未来,重要目标市场国家应当重点突出,提前做好现在和未来目标国家的商标注册保护。

商标国际注册应当考虑目标市场国家的法律环境,对于知识产权法律保护环境不好,其保护和维权也可能形同虚设,即使商标注册成功,然而不能真正以法律保护的商标权,又有多大的意义呢?

商标国际注册应当考虑注册费用、审查制度和期限,注册昂贵的国家、审查要求非常严格、审查期限过长等因素,都应当成为企业进行商标国际注册的考量因素。

商标国际注册应当考虑所销售产品在目标国家的市场容量,市场容量太小且又不具有开发潜力的,企业可以考虑放弃注册。

商标国际注册应当考虑目标市场国家的地理位置,例如香港、新加坡和巴拿马等港口型国家,由于贸易与物流的因素,应当考虑重点注册。

影响商标国际注册选择目标国家的因素较多,企业应当根据自身企业经济实力及经营发展战略,系统性综合考虑,量力而行,以最大限度既达到保护的目标,又节省商标国际注册费用。


三、选择好注册途径

如前所述,商标国际注册既可通过单一国家逐一注册,也可通过马德里体系进行多国家同时注册,两者各有利弊,制度各有优劣。一般来讲,若目标国家超过5个、且均为马德里成员国的,应当选择马德里商标国际注册方式更有优势。

四、选择好类别和项目

世界各国大多数已经采用了《商品和服务国际分类(尼斯分类)》,这其中包括以尼斯分类表为基础,同时根据本国对商品/服务分类的理解,重新制定的分类表,如韩国、美国、新加坡和日本。但也有少数国家,仍然采用自己的分类表,如加拿大等。因此,在商标国际注册时,应当了解目标国的分类制度和规定,选择合适的类别和产品项目。

根据《商品和服务国际分类(尼斯分类)》的划分,商标和服务被分割为45个类别,申请人在进行商标国际注册保护时,就会遇到注册类别的保护问题。非常多的企业在商标国际注册时,极易犯仅仅选择其相关主要产品类别或项目申请注册商标,而往往忽略了近似类别或项目的选择,尤其更容易忽略未来产品类别的选择,从而提供了他人抢注甚至恶意抢注的空间,后续可能需要投入大量时间和资源进行国际商标的维权工作。因此,企业在商标国际注册时,应当在目标国法律法规允许范围内尽可能多选择产品类别及商品项目(美国例外),同时兼顾未来一定时期企业可能发展的产品或服务类别,同时也要涵盖相关联的类别进行保护。例如企业主要生产耳机或手机,在选择保护国际分类第九类时,同时也要考虑企业的横向发展,在第35、38、42类可以进行同时保护,防止恶意抢注行为,扩大商标保护范围。

五、重视商标查询

国际商标查询,是指申请人在申请国际商标前,经过商标检索和查询,分析近似,判断拟注册国际商标能否注册的查询行为。国际商标查询一般需要委托目标国家从事商标注册法律事务的律师事务所或商标代理机构进行。

商标国际注册一方面需要较长时间,另一方面费用不菲,若未经查询盲目注册,极有可能因目标国家存在在先的相同或近似商标而导致申请注册的商标被驳回,不仅耽误目标国家商标注册时间,造成商标注册成本损失,若商标注册申请人在前期投入市场宣传推广费用,将是对企业的极大损失甚至导致企业市场经营失败。

六、找个好代理

一般来说,商标国际注册会涉及国内商标代理机构和目标国家商标注册服务机构或律师事务所,而目标国家的商标服务机构或律师事务所又通常是由国内商标代理机构选择的。无论国内还是境外,商标服务机构的专业素质、语言能力、服务态度、敬业精神和服务费用等差异较大,甚至良莠不齐,而商标国际注册需要较强的专业能力并且是一项系统性、长期性(最长注册时间超过10年,如巴基斯坦)工作。况且,商标注册后的后续法律文件和程序,如商标被异议、被请求撤销、被请求无效等,还均是通过原商标服务机构或律师事务所接收或处理。因此,企业在选择国内商标代理机构时,不能仅仅考虑成本与费用,更应该考察商标代理机构的专业素质、机构规模和服务等,并保持与商标代理机构的良性沟通,最大限度促进商标国际注册的利益最大化。

七、保存好证据

世界各国绝大多数实行商标法保护的国家,均重视商标的使用价值,普遍规定了连续三年或五年不使用的,即有可能被他人请求撤销。很多时候,并不是商标权利人没有使用该商标,而是权利人没能及时保存相关的使用证据。另外,此类使用证据在驳回复审、异议答辩等后续程序中,都有可能作为证明商标的在先权利、使用状况以及知名度等的证据。

2019年6月14日 09:56
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